Farbe als Marke schützen: Warum OBI mit Orange scheiterte

Auch eine eingetragene Marke kann angegriffen werden

Die Farbe Orange war 2010 angemeldet und am 22. November 2012 als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen worden. Der Schutz betraf Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln. Auf Löschungsanträge ordnete das DPMA die Löschung an. Die Beschwerde beim Bundespatentgericht und anschließend die Rechtsbeschwerde beim BGH blieben erfolglos (BGH, Tenor und Rn. 1 bis 4, 13).

Der Beschluss betrifft dieses Schutzrecht. Er entscheidet nicht über sämtliche Kennzeichen von OBI und verbietet dem Unternehmen nicht, Orange zu verwenden. Ebenso wenig erlaubt er pauschal das Kopieren fremder Logos. Für neue Nichtigkeitsverfahren müssen zudem die geltenden Fristen und Stichtage gesondert geprüft werden: Wegen der alten Löschungsanträge war hier teilweise früheres Recht anzuwenden (Rn. 12 bis 15; § 50 MarkenG).

Die Farbe muss mehr leisten als Wiedererkennung

§ 3 Abs. 1 MarkenG nennt Farben ausdrücklich als grundsätzlich schutzfähige Zeichen. Eine abstrakte Farbmarke beansprucht die Farbe selbst, unabhängig von einer bestimmten Logoform. Eine Wort-/Bildmarke betrifft dagegen die konkrete Verbindung aus Schrift und Gestaltung. Das DPMA unterscheidet diese Markenformen ausdrücklich.

Für die Eintragung darf insbesondere nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die angesprochenen Menschen müssen die Farbe als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstehen. Bei Farben fehlt diese Eignung im Allgemeinen; besondere Marktumstände können eine andere Bewertung rechtfertigen. Der BGH sah solche Umstände hier nicht. Viele Anbieter verwendeten Orange oder benachbarte Rottöne (Rn. 18 bis 20).

Eine zunächst nicht unterscheidungskräftige Farbe kann durch Benutzung Verkehrsdurchsetzung erlangen (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Bekanntheit, Werbeausgaben und langjährige Verwendung sind dafür relevant, aber kein automatischer Beweis. Gerade wenn Farbe und Unternehmensname meist gemeinsam erscheinen, muss geklärt werden, was die Kunden tatsächlich als Herkunftshinweis erkennen (Rn. 23, 54 bis 56).

Die richtige Zielgruppe gehört zur Beweisfrage

Im OBI-Verfahren genügte es nicht, nur besonders interessierte Heimwerker zu betrachten. Der BGH rechnete die Gesamtbevölkerung zum angesprochenen Verkehr, weil praktisch jeder irgendwann Bau- oder Heimwerkerartikel benötigen kann. Der rechtlich maßgebliche Personenkreis richtet sich nach den Waren und Dienstleistungen, nicht allein nach der gewählten Werbezielgruppe (Rn. 27 bis 37).

Unsere Einordnung für Unternehmen und Creator: Eine Umfrage unter eigenen Kunden oder Followern beantwortet deshalb nicht automatisch die markenrechtliche Frage. Ein bestehendes Publikum kann enger sein als der Kreis möglicher Abnehmer. Welche Personen einzubeziehen sind, muss vor einer Befragung anhand des konkreten Angebots geklärt werden. Der Beschluss macht nicht für jede Branche die gesamte Bevölkerung zum Maßstab.

Warum 49,6 Prozent hier keinen sicheren Schutz ergaben

Ein Gutachten von 2020 ermittelte einen Zuordnungsgrad von 49,6 Prozent. Ein Gegengutachten kam auf 30 Prozent. Der BGH bestätigte, dass dadurch erhebliche Zweifel verblieben. Die Niederlage lässt sich also nicht schlicht mit „knapp unter 50 Prozent“ erklären. Der Senat nennt zwar einen über 50 Prozent liegenden Wert als Regelfall, verlangt aber eine Gesamtschau und lässt besondere Umstände zu (Rn. 40, 51 und 57 bis 62).

Im Löschungsverfahren trägt der Markeninhaber die Beweislast für die Verkehrsdurchsetzung. Ein Gegengutachten kann die Überzeugung des Gerichts erschüttern, ohne die Methodik des ersten Gutachtens widerlegen zu müssen. Auch methodische Schwächen sind differenziert zu bewerten. Das Bundespatentgericht musste den fehlenden Nachweis hier nicht von Amts wegen durch eine neue eigene Befragung ersetzen (Rn. 60 bis 67, 78 und 85 bis 88).

Was vor der Farbmarkenanmeldung vorbereitet sein sollte

Unsere praktische Empfehlung: Entscheiden Sie zuerst, ob der Unternehmensname, ein konkretes Logo oder die Farbe als solche geschützt werden soll. Für eine abstrakte Einzelfarbmarke verlangt § 10 Abs. 1 MarkenV ein Farbmuster und die Nummer eines international anerkannten Farbklassifikationssystems. Diese formalen Angaben ersetzen den Nachweis der Schutzfähigkeit nicht.

Ein eigenes Beispiel: Ein Creator verwendet auf jeder Verpackung denselben Farbton neben einem großen Namenszug. Hohe Verkaufszahlen belegen dann nicht ohne Weiteres, dass Käufer schon die isolierte Farbe als Herkunftshinweis verstehen. Die Anmeldung des Namens oder Logos ist eine getrennte Schutzfrage. Welche Kombination sinnvoll ist, hängt vom tatsächlichen Auftritt und möglichen älteren Rechten ab.

• Gewünschtes Zeichen, Farbcode und konkrete Waren oder Dienstleistungen zusammenstellen.
• Datiertes Werbematerial, Verpackungen und Beispiele der tatsächlichen Farbnutzung sichern.
• Umsätze, Nutzungsdauer, räumliche Verbreitung und ähnliche Auftritte im Markt erfassen.
• Vorhandene Gutachten einschließlich Fragebogen und Auswertung vorlegen; eine neue Befragung rechtlich und methodisch vorbereiten.
• Bestehende Registereinträge, Beanstandungen und Löschungsanträge mitbringen.